教你认识优先权

一、优先权的来历

优先权源自1883年签订的《巴黎公约》,其目的是为了方便成员国国民就其发明创造在本国申请专利后,又就同一主题在其他成员国申请专利。优先权的存在使得该申请相比他人在其首次申请的申请日之后、在后申请的申请日之前提出的同样的申请享有优先的地位。

二、中国关于优先权的规定

中国关于优先权的规定在《专利法》第二十九条,其规定:

“申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。

申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权。”

该条第一款规定了外国优先权,第二款规定了本国优先权。 一个小知识,在1984年颁布、1985年实施的初版专利法中,只规定了外国优先权,且只有外国申请人才能享受。但是,没有理由给外国申请人和外国申请优先权,而不给中国人申请人和中国申请优先权,因此,在1992年修改专利法时,增加了发明和实用新型的本国优先权,同时删除了只有外国申请人才能享有优先权的限制。但是,该次修改仍然没有给外观以本国优先权。令人欣慰的是,在6月1日即将实施的新专利法中,终于增加了外观的本国优先权。

三、如何才能享受优先权

享受优先权分为形式上可以享受优先权和实质上可以享受优先权。

形式上享受优先权,只要在形式上满足优先权的基本条件即可。即:

在先申请是首次申请;

在在先申请的优先权期限内提出在后申请,并在提交在后申请时进行了要求优先权的声明;

在后申请与在先申请的申请人一致或者为在先申请的申请人中的一部分;

在规定期限内提交了优先权文件副本;

在后申请与在先申请的主题不属于明显不相关;如果要求的是本国优先权,还要求在先申请没有授权。

对于上述形式上的规定,如果在后申请的申请人中出现有在先申请中没有的申请人,需要提交优先权转让证明文件。

为了减少申请人负担,中国专利局与多个国家和地区的专利局签署了优先权文件电子交换协议,提供优先权文件数字接入服务(DAS)。在这些国家和地区的申请之间要求优先权时,只需要向首次受理局提交请求,获取DAS码,然后将DAS提供给在后受理局即可,不再需要提交优先权文件副本。

实质上享受优先权,要求在后申请所要保护的技术方案在在先申请中均有记载。 判断在实质上是否可以享受优先权时,并不是以整件专利为单位进行判断的,而是以在后申请的每条权利要求为单位进行判断。如果在后申请的某条权利要求中所有技术特征在在先申请的权利要求书或说明书中均有记载,则该条权利要求可以享受该在先申请的优先权;如果在后申请的某条权利要求中有一个或多个技术特征在在先申请的权利要求书和说明书中均没有记载,则该条权利要求就不能享受该在先申请的优先权。

四、关于部分优先权和多项优先权

当在后申请只有部分权利要求可以享受优先权时,称为部分优先权。当一件在后申请同时要求多件在先申请的优先权时,称为多项优先权。 需要注意的是,对于多项优先权,如果在后申请的某条权利要求的部分技术特征只记载在一件在先申请中,而另一部分技术特征只记载在另一件在先申请中,也即该条权利要求是将两件在先申请进行的“拼凑”,则该条权利要求不能享有优先权。

五、其他知识

作为优先权基础的在先申请,除本国优先权要求在先申请不能授权外,对其法律状态没有其他要求,只要获得了受理通知书即可。也就是说,在先申请因未缴申请费或其他原因被视为撤回、主动撤回、视为放弃等,均不影响在后申请要求其优先权。

初审过程中通常只对形式上是否可以享受优先权进行审查,在发明实审时,绝大部分案件也不需要核实实质上是否可以享受优先权。只有审查员在检索到的现有技术的公开日或者抵触申请的申请日(有优先权的指优先权日)在待审查申请的优先权日与实际申请日之间时,才需要核实是否在实质上可以享受优先权。其中,当抵触申请也要求了优先权时,还需要核实抵触申请的优先权是否成立。

因此,在要求优先权的申请有修改时需要特别慎重,一旦处理不好,在后审请不能享受优先权,在先申请又已经公开了的话,在先申请反而会影响在后申请的创造性。这也是为什么很多时候发明不要选择提前公开的一个原因。

从专利类型的角度,发明和实用新型可以相互要求优先权,而外观设计除可以要求在先外观设计的优先权外,还可以要求在先实用新型作为优先权。当外观设计要求实用新型的优先权时,优先权期限以外观设计为准,即6个月。 以上是中国专利制度中关于优先权的一些规定,限于篇幅,未能穷尽所有知识。而其他国家和地区关于优先权的规定也都是基于《巴黎公约》的要求所制定,因此与中国关于优先权的规定“大同”。但是,《巴黎公约》规定的是最基本要求,各成员国可以在满足《巴黎公约》规定的基本要求基础上,根据本国国情制定具体的法律,因此各国专利法对优先权的规定还存在“小异”,故不能根据中国的法律规定直接推测其他国家和地区的规定。

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